Em que consiste o "trade dress"? Para analisar sua eventual violação exige-se prova pericial?

Imagine a seguinte situação adaptada:

“Leto” e “Fonte” são duas marcas concorrentes, que fabricam algodão.

A empresa titular da marca “Leto” ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização contra a empresa titular da marca “Fonte”.

Na ação, a “Leto” afirmou que é líder do mercado e que a ré (empresa nova) passou a utilizar embalagem copiando as cores e o design da autora. Em outras palavras, a “Leto” afirmou que a “Fonte” está imitando sua embalagem com o objetivo de confundir o público consumidor.

Proteção ao conjunto-imagem (trade dress)

Trade dress ou conjunto-imagem consiste no conjunto de elementos distintivos que caracterizam um produto, um serviço ou um estabelecimento comercial fazendo com que o mercado consumidor os identifique.

Nas palavras do Min. Marco Aurélio Bellizze:

“O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.”

Ao contrário de outros países, no Brasil ainda não existe uma legislação que proteja, de forma específica, as violações ao trade dress. Apesar disso, a jurisprudência tem protegido os titulares das marcas copiadas. Nesse sentido:

Trade dress é diferente de marca e desenho industrial

O conjunto-imagem distingue-se dos institutos denominados “marca” e “desenho industrial”.

Tanto a marca, como o desenho industrial e o conjunto-imagem têm, em comum, a finalidade de designar um produto, mercadoria ou serviço, diferenciando-o dos concorrentes.

Apesar da finalidade ser semelhante, eles possuem características diferentes.

Marca

É um sinal que designa a origem do produto, mercadoria ou serviço.

A marca cria um vínculo duradouro entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação

As marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular. Esta fruição exclusiva, que será assegurada por meio do registro, pode se estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as tempestivas prorrogações. Isso porque o direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao consumidor a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação.

Desenho industrial

Protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto.

O desenho industrial insere no mercado uma inovação estética em objeto comum ou facilmente reproduzível em escala industrial.

O desenho industrial, por se caracterizar em uma inovação estética facilmente reproduzível em escala industrial, a partir de sua publicidade, passa a integrar o estado da técnica. Nota-se, portanto, que o desenvolvimento de desenhos industriais movimenta-se, ao longo do tempo, numa crescente, podendo ser posteriormente incorporada pelos produtos de seus concorrentes de forma lícita e regular. Ao seu desenvolvedor (autor) é assegurado, mediante registro, o direito de exploração exclusiva, porém temporária (até, no máximo, 25 anos), nos termos do art. 108 da Lei nº 9.279/96.

Trade dress

O denominado trade dress, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços.

Como vimos, apesar de não haver legislação específica a proteção do trade dress é assegurada com fundamento no dever geral de garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência.

Violação ao trade dress

O trade dress é violado quando uma empresa imita sutilmente diversas características da marca concorrente (normalmente a líder do mercado) com o objetivo de confundir o público e angariar vendas com base na fama da marca copiada.

Exemplo de violação ao trade dress

Em um caso concreto, o TJSP entendeu que houve uma empresa cuja marca era “Uai in box” teria violado a trade dress da “China in box”.

Além do nome parecido, a empresa “Uai in box” também oferecia comida em delivery com pacotes iguais ao da “China in box”.

Voltando ao exemplo:

No caso concreto, o juiz indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela ré e julgou procedente o pedido da autora reconhecendo que houve violação ao trade dress.

O STJ não concordou com a decisão por entende que esse tema exige discussão fática para o qual é indispensável a prova pericial:

Ainda que se esteja diante de uma notória semelhança entre os dois produtos, é indispensável analisar se esta similitude é aceitável do ponto de vista legal ou se estamos diante de um ato abusivo, usurpador de conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.

A dificuldade existe no fato de que muitas das características que assemelham os produtos se situam numa zona limítrofe entre o que se admite como concorrência saudável – e até desejável – e o que se reputa concorrência desleal e parasitária.

Assim, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

Nesses casos, não é possível, portanto, que o magistrado consulte única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão. Dessa forma, o indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.